Il contratto di licenza di marchio rappresenta uno strumento negoziale di fondamentale rilevanza strategica nell’ambito del Diritto Industriale, consentendo al titolare (Licenziante) di massimizzare lo sfruttamento economico del proprio asset immateriale, concedendone l’uso a terzi (Licenziatario), senza peraltro dismetterne la titolarità.

La redazione di tale accordo richiede una profonda conoscenza della normativa codicistica (segnatamente, l’art. 23 del Codice della Proprietà Industriale – D.Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii.) e una meticolosa attenzione nella definizione delle clausole che ne delineano l’ambito di applicazione e l’assetto sinallagmatico.

Le Clausole Cardine di un Contratto di Licenza di Marchio

Un contratto di licensing robusto e bilanciato deve inderogabilmente includere le seguenti disposizioni, la cui negoziazione impatta direttamente sulla validità e sull’efficacia del trasferimento d’uso.

1. Identificazione e Oggetto della Licenza

• Identificazione Precisa del Marchio: Necessità di descrivere analiticamente il segno distintivo concesso, specificando il numero di registrazione (nazionale, UE o internazionale), la data di deposito/concessione e le classi merceologiche (Classificazione di Nizza) per le quali la licenza viene rilasciata.
• Ambito Oggettivo (Prodotti/Servizi): Definizione tassativa dei Prodotti o Servizi che il Licenziatario è autorizzato a contraddistinguere con il Marchio. Il Marchio può essere concesso per la totalità o per parte dei prodotti/servizi per cui è registrato.
• Ambito Territoriale: Determinazione rigorosa dell’area geografica entro cui il Licenziatario è autorizzato a utilizzare il Marchio.

2. Tipologia e Esclusività della Licenza

Questa clausola definisce la portata del diritto concesso:

• Licenza Esclusiva: Il Licenziante si impegna a non concedere la licenza a terzi nell’ambito territoriale e merceologico definito e, salvo patto contrario, si astiene anche dall’utilizzo diretto del Marchio in tale ambito.
• Licenza Non Esclusiva: Il Licenziante conserva la facoltà di concedere ulteriori licenze a terzi e di utilizzare personalmente il Marchio.

3. Durata e Condizioni di Rinnovo/Risoluzione

• Termini di Durata: Fissazione della durata del contratto (termine essenziale), con previsione espressa delle modalità e dei termini per un eventuale rinnovo.
• Clausole Risolutive Espresse: Inserimento di previsioni che consentano la risoluzione immediata (ope legis) del contratto al verificarsi di specifici inadempimenti del Licenziatario (es. mancato pagamento delle royalties, violazione degli standard qualitativi, uso improprio del Marchio).

4. Corrispettivo Economico (Royalties)

• Determinazione e Modalità di Pagamento: Individuazione della natura e dell’entità del corrispettivo dovuto dal Licenziatario.
  • Lump Sum: Pagamento di un importo fisso una tantum.
  • Royalties: Corrispettivo variabile, generalmente calcolato in percentuale (es. X%) sul fatturato netto o sulla quantità di prodotti venduti (con obbligo di rendicontazione periodica).
  • Minimum Royalty: Obbligo di versamento di un importo minimo garantito, a prescindere dal fatturato effettivo, a tutela dello sfruttamento effettivo del Marchio da parte del Licenziante.

5. Obblighi di Qualità e Controllo 

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, C.P.I., il Licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il Marchio per prodotti o servizi che non differiscano per qualità da quelli originali del Licenziante.

• Standard Qualitativi: Dettagliata descrizione degli standard di produzione e/o di servizio che il Licenziatario è tenuto a rispettare.
• Diritto di Controllo e Ispezione: Riconoscimento al Licenziante di un diritto di verifica periodica della conformità dei prodotti/servizi agli standard concordati.

6. Tutela del Marchio e Azioni Legali

• Obbligo di Non Contestazione: Impegno del Licenziatario a non contestare la validità, la titolarità o la registrazione del Marchio concesso.
• Gestione della Contraffazione: Definizione di quale parte è legittimata e/o obbligata ad agire in giudizio contro eventuali contraffattori terzi, e come verranno ripartite le relative spese e i proventi delle azioni legali.

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